AZ 포시가 2심 패소 원인은 '진보성 부정'

최근 아스트라제네카가 국내 19개 제약사를 상대로 한 특허무효심판 2심에서 패소한 것은 진보성이 부정됐기 때문인 것으로 확인됐다.

특허법원은 지난 10월 29일 아스트라제네카가 국제약품 등 국내 19개 제약사를 상대로 청구한 특허무효심판 2심에서 원고 패소 판결을 내렸다.

이번 판결로 우선판매품목허가를 받은 경동제약과 국제약품, 동화약품, 보령제약, 삼진제약, 신일제약, 알보젠코리아, 영진약품, 일동제약, 제일약품, 종근당, 한미약품, 한화제약 등 13개사는 우판권을 유지할 수 있게 됐다.

특허법원은 원고가 주장하는 다파글리플로진의 우수한 효과가 발명의 진보성 인정에 고려될 수 있는지 살펴봤을 때 이 사건 특허발명과 선행발명의 발명자 및 특허권자가 각각 서로 동일하고, 발명 효과 관련 기재 내용은 선행발명의 그것과 구분되지 않을 정도로 그 기재가 실질적으로 동일하다고 봤다.

후행발명의 경우, 그 효과에 대한 출원인의 추가적 주장·증명을 가능하게 할 정도의 근거가 되는 기재가 존재함을 전제로 보아야 한다는 것이다.

진보성 인정 근거 기재로서 하위개념인 후행발명의 효과에 대한 추가적 주장·증명을 가능하게 할 후행발명 명세서의 기재가 어느 정도에 이르러야 하는지는 사안에 따라 개별적으로 다르다.

해당 발명의 기술분야 및 특성, 기술수준, 선행발명 및 후행발명의 각 개시 정도 및 대상 범위, 주요 구성의 유사성 및 차이 정도, 효과 기재의 정도, 하위개념인 후행발명에 대한 선택의 곤란성 등을 종합적으로 고려해 판단하되, 그 기준은 통상의 기술자가 하위개념인 후행발명의 명세서를 통해 상위개념인 선행발명과는 다른 새로운 발명적 사항을 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있는지, 향후 추가 자료 제출로 우월한 효과를 인정받더라도 그것이 전체적으로 특허권의 부당한 선점에 해당하지 않는다고 볼 수 있는지에 의해 결정된다.

특허법원은 다파글리플로진의 경우 그 상위개념에 해당하는 화합물인 C-아릴 글루코시드 화합물이 선행발명에 개시돼 있음은 물론, 선행발명에서 가장 바람직한 화합물 중 하나로 구체적 제법과 물성까지 확인된 15개 특정 화합물 중 하나인 실시예 2 화합물과 대비해 말단 치환기 하나에서만 차이가 나는 매우 유사한 구조의 화합물로 봤다.

그 차이 나는 치환기 역시 서로 탄소수 하나에서만 차이가 나는 메톡시기(실시예 12 화합물)와 에톡시기(다파글리플로진)이어서 그 물리 화학적 특성의 상대적 유사성으로 말미암아 선행발명에 개시된 다른 치환기들에 비해 상호 치환의 시도가 용이한 것으로 판단했다.

특허법원은 "그 효과에 있어서는 이 사건 특허발명 명세서에 선행발명 대비 극히 유사하거나 실질적으로 동일한 내용만이 기재돼 있을 뿐이므로, 결국 통상의 기술자는 이 사건 특허발명 명세서의 기재를 통해 상위개념인 선행발명과는 다른 새로운 발명적 사항을 인식할 수 없을 것"이라며 "원고가 추가로 제출한 발명자 중 1인의 진술서나 출원 전 작성된 실험노트 등은 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에 사용될 수 없다. 따라서 원고 주장의 우수한 효과는 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에 고려될 수 없다"고 설명했다.

이어 "그렇다면 통상의 기술자는 선행발명으로부터 차이점을 용이하게 극복할 수 있고, 이를 통해 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다"면서 "나머지 청구항들도 선행발명에 의해 진보성이 부정되므로, 이 사건 특허발명은 모두 선행발명에 의해 진보성이 부정되고 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다"고 판결했다.