지난달 BMS의 신규 경구용 항응고제(NOAC) '엘리퀴스(성분명 아픽사반)'에 대한 특허무효 2심에서 국내 제약사들이 승소한 것은 선택발명의 진보성 부정에 따른 것으로 나타났다.

선택발명으로서 선행발명에 비해 이질적 또는 양적으로 현저한 효과를 가지고 있지 않다는 판단이다.

특허법원은 최근 BMS가 국내 6개 제약사를 상대로 제기한 엘리퀴스 물질특허 무효심판 항소심의 판결문을 공개했다.

판결문에 따르면 특허법원은 아픽사반의 물질특허가 새롭게 진보성을 부여할 수 있는 선택요소가 부가돼 있지 않아 진보성이 부정된다고 판단했다.

BMS 측은 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명의 기재로부터 상위 개념을 인식할 수 있고 그로부터 용이하게 도출할 수 있는 경우에 해당하지 않기 떄문에 선택발명에 해당하지 않으며, 선택발명에 해당한다고 하더라도 선행발명과 대비해 구성의 곤란성이 인정됨에 따라 선택발명에 대한 엄격한 효과 기재요건이 적용돼서는 안된다고 주장했다.

특허법원은 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다고 봤다.

또 선택발명의 명세서에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재의 필요성을 언급했다.

특허법원은 아픽사반이 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화돼야 하는 경우로 볼 수 없다고 판결했다.

특허요건이 완화되는 경우는 선행발명에서 특허발명을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있거나, 특허출원 당시의 기술수준에 비춰 상위개념의 선행발명을 파악할 수 있는 선행문헌에 선행발명의 상위개념으로 일반화해 특허발명의 하위개념으로까지 확장할 수 있는 내용이 개시돼 있지 않는 경우이다.

특허법원은 "선행발명에서 이 사건 제1항 발명의 아픽사반을 배제하는 부정적 교시 또는 시사가 있다고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명의 상위기념으로 일반화하여 이 사건 제1항 발명의 아픽사반과 같은 하위개념으로까지 확장할 수 있다고 봐야 한다"며 "그러므로 이 사건은 선택발명의 진보성 판단에 있어 엄격한 특허요건이 완화돼야 하는 경우라고 볼 수 없다"고 밝혔다.

진보성 유무에 대해서는 "특허발명 명세서에 제1항 발명이 선행발명에 비해 약동학적 특성 및 병용투여 효과 개선이라는 이질적 효과나 인자 Xa 친화력의 양적으로 현저한 효과에 관한 명확한 기재가 있다고 볼 수 없기 때문에 진보성이 부정된다"고 판시했다.

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